美国联邦巡回上诉法院驳回三起请求强制USPTO启动IPR的 mandamus申请

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周二发布三项命令，驳回了由多方审查（IPR）申请人向专利审判和上诉委员会（PTAB）提起的mandamus（强制令）申请。每位申请人均在其IPR申请被美国专利商标局（USPTO）决定不予启动后，寻求法院救济以强制USPTO启动其IPR申请。Tessell公司、Kangxi通信技术公司以及英特尔/联想公司分别提交了mandamus申请，要求CAFC推翻USPTO局长驳回其IPR申请的决定。与此前类似判决一致，CAFC驳回了所有三项申请，认为它们未达到mandamus救济所需的“严格”标准。在Tessell案中，时任USPTO代理局长Coke Morgan Stewart以“不公平交易”为由酌情驳回了申请，原因是前雇员离职创办公司后试图挑战自己曾获授权的专利，认为“发明人申请并获得专利后又主张其不可专利性，并非适当利用局内资源”。Tessell主张USPTO超越了《美国法典》第35编第311(a)条的权限，该条规定“非专利权人可向专利局提交启动专利多方审查的申请”，但CAFC区分了Arista Networks案（涉及对最终书面决定的上诉）与本案（涉及启动阶段的酌情驳回），指出启动决定通常不可审查，Tessell未能证明其有明确的救济权。Tessell还声称USPTO违反正当程序条款，认为局长将PTAB在Athena Automation案中的决定指定为先例限制了代理局长的自由裁量权，但CAFC援引Motorola Solutions案先例，指出局长以先例形式对PTAB后续决定的指导并未强制特定结果，也未创设受正当程序保护的可认知财产利益。在Kangxi通信技术（KCT）案中，PTAB因存在可能先于IPR出结果的平行国际贸易委员会（ITC）程序，以及专利已生效超过七年形成“强烈的既定预期”而不予启动IPR。KCT请求CAFC撤销驳回决定并要求按申请时的指导原则重新考虑，同时请求废除“既定预期”原则，但CAFC援引Cambridge Industries和Sandisk Technologies案先例拒绝了这些请求，并认为KCT未能证明其有权要求退还申请费。在英特尔/联想案中，申请人主张USPTO仅因存在单方再审查（EPR）替代程序而驳回IPR申请超越权限，CAFC认为USPTO的理由是EPR因审查员对相关问题更熟悉而更高效利用资源，并非完全排除IPR，故驳回申请。