联邦巡回上诉法院驳回又一挑战USPTO“既定预期”原则的 mandamus申请

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周三在In re Kahoot! AS案中发布命令，驳回了又一项针对美国专利商标局（USPTO）局长基于专利所有人“既定预期”拒绝启动多方复审（IPR）申请的强制令（mandamus）请愿。该全体法官一致意见由巡回法官Taranto、Mayer和Stark作出。Kahoot!试图挑战局长拒绝启动其针对Interstellar, Inc.拥有的“在线学术竞赛”系统专利的IPR申请的决定。局长的驳回理由是该专利已生效超过六年，为专利所有人创造了“强烈的既定预期”，且IPR将是“对专利审判与上诉委员会（PTAB）资源的不当使用”，此驳回属于局长管理PTAB工作量的临时程序的一部分，该程序允许基于专利年龄等因素进行自由裁量驳回。“既定预期”原则由时任代理局长Coke Morgan Stewart提出，其解释虽无明确规则，但“专利生效时间越长，既定预期应越强”，此方法被类比为专利侵权诉讼中六年的损害赔偿诉讼时效。在对Kahoot!申请的原始驳回中，局长认为六年足以确立“强烈的既定预期”，从而不启动IPR。Kahoot!向CAFC提交的mandamus请愿中主张，依赖“既定预期”超出了局长的法定权限。然而，法院认为Kahoot!未满足mandamus救济的高标准，即请愿人需证明其“对所寻求的救济拥有明确且无可争议的权利”。法院强调，国会已将IPR启动决定交由局长自由裁量，并根据《美国法典》第35编第314(d)条明确规定这些决定“终局且不可上诉”。命令指出，在Kahoot!未提出可信的宪法主张的情况下，mandamus“通常不适用于审查启动决定”，并得出结论，声称局长行为超出其法律权限（越权）的论点“不能成为批准mandamus请愿的依据”。此决定是CAFC一系列类似驳回中的最新一起，该法院一直拒绝质疑USPTO对IPR启动的自由裁量驳回。包括本案在内，法院现已驳回至少12起此类mandamus请愿，其他被驳回的请愿方包括摩托罗拉、SAP、谷歌、三星、Inari、HighLevel、SanDisk、Cambridge、英特尔和联想、Kangxi及Tessell，这些请愿涉及既定预期、基于平行程序的Sotera规定指引、让与人禁止反言以及单方复审的可获得性等 various 问题。