CAFC撤销关于盘绕管专利纠纷中不公平行为及Walker Process索赔的即决判决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就Global Tubing LLC诉Tenaris Coiled Tubes LLC案发布了一项具有先例意义的判决，撤销了地区法院关于不公平行为和Walker Process欺诈索赔的即决判决。法院认定，存在关于这两个问题的实质性事实争议，因此无法进行即决判决，并将案件发回重审。该纠纷围绕Tenaris Coiled Tubes LLC和Tenaris S.A.持有的“BlueCoil”盘绕管产品专利展开。Global Tubing LLC提起诉讼，寻求 declaratory judgment，主张其“DURACOIL”产品未侵犯Tenaris的美国专利号9,803,256、10,378,074和10,378,075。案件背景涉及Tenaris从其前身Southwestern Pipe, Inc.收购资产，其中包括1990年代名为“CYMAX”的产品文件。这些“CYMAX文件”描述了一种盘绕管产品的技术规格，包括碳含量，与Tenaris的’256专利所主张的范围重叠。在’256专利的审查过程中，Tenaris未向美国专利商标局（USPTO）提交CYMAX文件。案件揭示了Tenaris的内部沟通，包括发明人Martín Valdez博士关于CYMAX文件的评论，他写道：“我不确定披露这份文件是个好主意。”这导致Global Tubing修改其诉状，指控Tenaris通过隐瞒实质性现有技术意图欺骗USPTO，从而提出不公平行为索赔。Global Tubing还提出了Walker Process欺诈索赔，指控Tenaris试图通过欺诈性获得的专利垄断市场。美国德克萨斯州南区地方法院对Global Tubing的不公平行为索赔作出了即决判决，同时对Tenaris的Walker Process索赔作出了即决判决，认为Tenaris是“市场中的小参与者”，且“被指控构成企图垄断的行为不足以形成实质性事实争议”。最终，Tenaris和Global Tubing均提出上诉。CAFC的Stark法官撰写的判决意见指出，对不公平行为的即决判决是不适当的，因为记录中存在关于Tenaris意图的实质性事实争议。要证明不公平行为，一方必须以明确且有说服力的证据证明申请人隐瞒了实质性信息，并具有欺骗USPTO的特定意图。联邦巡回法院认为，地区法院错误地没有从有利于非移动方Tenaris的角度看待证据。此外，法院注意到Valdez博士在 deposition 中解释了他的评论，他作证称不确定是否披露是因为他认为CYMAX产品与所主张的发明不同，且其细节是已提交的Chitwood参考文献的累积。联邦巡回法院推理，事实认定者可以相信Valdez博士的证词，认为他是错误或困惑，而非意图欺骗。在即决判决阶段，法院指出“我们必须认可Valdez博士是无辜错误的合理推断”。此外，联邦巡回法院发现关于CYMAX文件是否对专利性具有实质性存在实质性事实争议。如果现有技术参考文献仅仅是USPTO已有的其他参考文献的累积，则不具有“若非”实质性。Tenaris辩称CYMAX文件是Chitwood参考文献的累积。法院指出Valdez博士的证词称，本领域普通技术人员可以从Chitwood论文结合公开的行业标准中推导出CYMAX的具体化学成分。此外，法院还注意到，Tenaris后来申请的“孙辈”专利在充分披露CYMAX文件后仍被USPTO授权，这可能支持这些文件不具有“若非”实质性的认定。由于事实认定者可能对意图和实质性得出不同结论，因此不公平行为的即决判决被撤销。在交叉上诉中，联邦巡回法院还撤销了对Tenaris有利的关于Global Tubing的Walker Process欺诈索赔的即决判决。法院认为，地区法院在未首先定义相关市场的情况下认定Tenaris是“小市场参与者”是错误的，联邦巡回法院称相关市场是“事实问题”。双方提出了对相关产品和地理市场的竞争性定义，形成了实质性争议。法院表示，没有权威“认定被指控的企图垄断者必须持有最低市场份额才能证明谢尔曼法违反”。法院还发现关于Tenaris是否从事掠夺性或反竞争行为存在实质性事实争议，指出有证词称Tenaris的一名高管告诉Global Tubing的一名员工“我们可能要上法庭了”。法院得出结论，从有利于Global Tubing的角度看待这一证据，可能支持反竞争行为的认定。因此，CAFC最终撤销了对Global Tubing不公平行为索赔的即决判决；撤销了对Tenaris Walker Process欺诈索赔的即决判决；维持了地区法院拒绝Tenaris关于不存在不公平行为的即决判决的裁定；并将案件发回重审。