USPTO将审查PTAB关于明显型双重专利驳回的复审决定

美国专利商标局（USPTO）于周四宣布，将召集上诉审查委员会（ARP）审查专利审判与上诉委员会（PTAB）2025年一项关于明显型双重专利（ODP）的复审决定所引发的问题。在2025年12月18日发布的Ex Parte Baurin案中，PTAB驳回了审查员对其2024年11月8日决定的重新审议请求，该决定撤销了审查员对美国申请号17/135,529（涉及抗体样结合蛋白）多项权利要求的ODP驳回。PTAB认为，审查员用于ODP分析的参考专利（美国专利号10,882,922）并非适当的ODP参考，因其申请日和到期日均晚于本案申请。审查员基于Allergan USA, Inc. v. MSN Labs（联邦巡回上诉法院2024年）案的判决提出复审请求，主张PTAB“误解”了该判决。在Allergan案中，联邦巡回上诉法院（CAFC）在一项先例判决中裁定，根据司法创设的ODP原则，“先申请、先授权、后到期的权利要求不能被具有共同优先权日的后申请、后授权、先到期的参考权利要求宣告无效”，并区分了In re Cellect案，指出Cellect案解决的问题与Allergan案不同，即“何种情况下权利要求可作为ODP参考”。审查员在Ex Parte Baurin案中主张，尽管‘922专利的权利要求与本案申请的权利要求不完全相同，但它们不具备专利性区别，且本案申请的权利要求对本领域技术人员而言是显而易见的替代方案。申请人反驳称，‘922专利不符合ODP参考条件，因为本案申请的权利要求基于2012年3月28日提交的美国申请号13/433,033，而‘922专利基于2017年4月13日提交的美国申请号15/487,243；就到期日而言，由于Ex parte Baurin申请提交了终端放弃声明，“本案申请授权的任何专利到期日不会超过2032年3月28日”，而‘922专利“法定保护期20年，至2037年4月13日结束，并获得70天的专利期限调整（PTA）”。PTAB在复审中再次同意上诉人的观点，指出“尽管Allergan案的事实与本案有所不同，因为‘922专利与本案申请不共享优先权日，甚至不来自同一申请家族，但其推理具有说服力”。PTAB还驳回了审查员基于未来单独所有权或撤回终端放弃声明的政策论点，认为这些不足以支持ODP驳回，且在ODP参考不适当的情况下无关紧要。PTAB在复审决定中写道：“虽然终端放弃声明的不可转让条款背后存在单独所有权风险的政策关切，但没有法院认为，仅以共同所有权风险作为支持基于不适当参考专利的ODP驳回的唯一理由。”行政专利法官（APJ）Donald Adams对复审决定持异议，基本同意复审请求中提出的论点。USPTO局长John Squires昨日发布命令，依职权批准复审以解决12月复审决定引发的问题。ARP将由Squires、代理专利专员和PTAB首席APJ组成。该命令还允许 amici 在3月27日前发表意见，并指出以下信息对审查特别有益：“1）Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd., 111 F.4th 1358（联邦巡回上诉法院2024年）对本案上诉事实的适用性，以及在与Allergan案不同的事实下，OTDP目的下‘先申请’的构成；2）审查员在审查过程中是否应确定预计到期日以支持OTDP驳回；3）单独所有权风险以及防止单独所有权人对发明的显而易见变体权利要求进行潜在骚扰是否构成审查过程中支持OTDP驳回的独立依据。”