联邦巡回上诉法院：发明人更正过晚无法重审PTAB决定

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周一发布了一项具有先例性的判决，认定即使在专利审判和上诉委员会（PTAB）程序之后获得了可能直接影响结果的发明人更正，也可能适用失权原则。该判决由Cunningham法官撰写。案件源于Implicit, LLC对PTAB在发回重审后作出的最终书面决定（FWD）提起的上诉。此前，Sonos针对Implicit的两项专利（美国专利号7,391,791和8,942,252，均题为“内容渲染的方法和系统同步”）提起了多方复审（IPR），主张其根据《专利法》第102条和103条不具可专利性。这两项专利最初仅列出Edward Balassanian和Scott Bradley为共同发明人，Sonos依赖一项名为“Janevski”的现有技术参考文献（美国专利号7,269,338，申请日为2001年12月11日）。Implicit辩称，Balassanian和Bradley“在2001年12月11日之前构思了发明并与工程师Guy Carpenter合作实施”，因此Janevski不能作为现有技术，因为“Carpenter先生的工作应归于发明人，且权利要求的主题在Janevski的申请日之前已被构思并实际实施”。PTAB最终认定所有被挑战的权利要求均不具可专利性，认为Implicit的“证据不足以证明发明的构思以及向Carpenter先生的发明披露，使得任何实施都能归于发明人”。这些决定于2019年9月作出，CAFC在2019年11月作出Arthrex v. Smith & Nephew, Inc.判决后，Implicit基于包括任命条款在内的多项理由提起上诉。CAFC撤销了PTAB的决定并根据Arthrex案发回重审，但最高法院在2021年对United States v. Arthrex案作出判决后，CAFC将案件“发回的有限目的是允许Implicit请求局长对最终书面决定进行重审和审查，依据最高法院的Arthrex判决”。局长审查请求被驳回。与此同时，Implicit请求美国专利商标局（USPTO）更正两项专利的发明人，增加Carpenter为发明人，更正证明于2022年8月颁发。CAFC随后发回PTAB，“唯一目的是让PTAB发布命令，说明更正证明对这些案件的最终书面决定有何影响（如有）”。PTAB于2023年9月认定，“虽然35 U.S.C. § 256通常具有追溯力，但‘在本案特定情况下适用司法 estoppel和弃权’”，因此Implicit不能依赖更正证明作为重审决定的依据。在上诉中，CAFC在其先例性判决中解释，“尽管35 U.S.C. § 256具有追溯力，失权原则仍可适用，且PTAB在本案情况下适用失权原则并未滥用自由裁量权”。Implicit辩称，第256条未对发明人更正设定时间限制，“因此，失权不适用于第256条下的发明人更正”。但CAFC同意USPTO和Sonos的观点，即失权可适用于Implicit的提前日期主张，无论发明人是否更正，主要原因是“Implicit有机会在程序早期寻求发明人更正并提出其发明人变更理论，且这种变更可能‘直接影响程序的审判和结果’”。CAFC称，这种“缺乏勤勉行动”证明在此适用失权是合理的。Implicit还辩称，PTAB认定其丧失提出提前日期主张的权利是滥用自由裁量权，因为发明人更正是及时提交的，当时程序仍在进行中且在局长审查之前。但Sonos和USPTO声称，“Implicit在最终书面决定作出数年后才提出新的提前日期主张，且未对延迟作出充分解释，构成失权”。CAFC支持Sonos和USPTO，指出PTAB的论点，即Implicit在一审中未提出任何其他发明人理论，仅在FWD发布后才寻求发明人更正。法院写道：“Implicit未能充分解释为何其在一审中不能提出任何与Carpenter先生相关的论点，或未能更勤勉地寻求发明人更正。”尽管Implicit反驳称“1）其认为最初的立场是正确的；以及（2）Carpenter先生居住在澳大利亚”，但CAFC表示，“Implicit的第一个回应引发了‘沙袋策略’的担忧，即Implicit可能‘出于战略原因暗示或允许PTAB采取特定路径，然后——如果结果不利——声称所遵循的路径存在可逆转的错误’”。至于第二个论点，Implicit从未在PTAB提出过，因此已失权。