Netlist与三星就PTAB审查请求中的RPI要求产生争议

上周，消费电子巨头三星就专利所有人Netlist在专利审判和上诉委员会（PTAB）提起的有效性程序中提出的局长审查请求提交了回应。Netlist主张，由于三星在针对其动态随机存取存储器（‘087专利）和用于减少信号传输噪声的存储器模块（‘731专利）的PTAB请愿书中未能识别所有实际利害关系方（RPI），相关审判应被驳回。Netlist于3月4日提出了两项局长审查请求，分别针对三星提起的双方复审（IPR）和授权后复审（PGR）程序的立案决定，认为三星电子美国公司（SEA）与母公司三星在美国地方法院案件中作为共同方对Netlist专利权利提出有效性挑战，SEA应具有RPI地位。Netlist指出，SEA在国际贸易委员会（ITC）的337调查中与三星承担共同侵权责任，三星在PTAB的无效宣告将消除SEA在ITC的侵权风险；SEA还是特拉华州地方法院 declaratory judgment 诉讼的共同原告，以及得克萨斯州Netlist提起的侵权诉讼的共同被告。Netlist援引USPTO局长John Squires在2月初作出的Aylo Freesites案的依职权审查决定（该案中因未列明平行诉讼中的服务关联方而撤销最终书面决定并驳回IPR请愿），认为三星未列明SEA（位于三星电子与三星半导体公司之间的实体，后者已被列为RPI）的情况更为明显，并主张依据PTAB 2015年Corning Optical案的决定，应驳回相关程序，且三星在数月通知后仍未纠正请愿缺陷。针对‘731专利的IPR，Netlist称其对2018年授权且曾由SK海力士和三星许可的专利享有既定权利；针对‘087专利的PGR，Netlist补充SEA曾获得同专利家族母专利的许可，并在另案中被认定故意侵权。三星在3月12日的回应中称，USPTO局长在立案时已考虑并驳回Netlist的RPI主张，SEA仅是商业化消费电子产品的购买方，未被指控侵权，Netlist将其列为得州诉讼被告仅是为确立管辖权，故SEA在特拉华州 declaratory judgment 诉讼中作为共同原告。三星指出，Netlist在过去四年三星提起的15项PTAB请愿中均未依据Applications in Internet Time v. RPX Corp.（AIT）提出SEA的RPI问题，且PTAB曾驳回仅因相关诉讼被告身份认定客户为RPI的主张。关于ITC协议，三星称其未在ITC提出有效性或权利要求解释争议，Netlist此前未提及Google和Super Micro，故相关论点已被放弃。针对‘731专利，三星称局长已考虑并驳回既定权利主张，并指出审查期间审查员存在拼写“impedance”错误及未搜索“banks”等现有技术的失误，同时主张自身对再次被指控侵权的产品享有既定权利。美国初创企业与发明家就业联盟（USIJ）近期发布政策简报指出，PTAB案件中的RPI问题存在不一致，使外国侵权者受益，并批评PTAB未依据去年10月被指定为先例的Corning Optical案进行适当分析，还提及三星2019-2024年PTAB请愿量居首，质疑其通过关联方发起额外挑战。Netlist CEO Chuck Hong表示，需严格执行法定RPI要求，防止大型科技公司利用关联方或代理对小型竞争对手的创新专利发起重复AIA挑战。