美国联邦巡回上诉法院就阴茎植入物纠纷撤销商业秘密及专利无效裁决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周五就International Medical Devices, Inc. v. Cornell案作出先例性判决，撤销了美国加利福尼亚中区联邦地区法院对商业秘密侵权、违约及专利无效主张的法律意见（JMOL）驳回决定。地区法院此前认定Robert Cornell博士及其他多名被告侵犯了与 cosmetic 阴茎植入物相关的四项商业秘密、违反了保密协议（NDA），并裁定两项专利因未正确列明发明人而无效。CAFC撤销了对上述主张的JMOL驳回决定，但维持了地区法院对被告假冒 liability 的JMOL驳回决定。该判决由Dyk法官主笔，Reyna法官和Taranto法官共同参与。 International Medical Devices, Inc.（IMD）、Menova International, Inc.及James Elist制造并销售Penuma cosmetic 阴茎植入物。Cornell博士于2018年3月参加了由James Elist主持的Penuma手术培训并签署了NDA。培训期间，James Elist披露了多项改进植入物的想法，包括内置腔体以增加柔韧性、在远端尖端设置网状标签以允许组织向内生长，以及使用可吸收缝线缝合网状标签。IMD、Menova及James Elist指控Cornell博士及其同伙利用该信息开发了竞争产品Augmenta，并在未将James Elist列为发明人的情况下提交了专利申请。陪审团作出裁决，认定存在四项商业秘密侵权、违反NDA、假冒及专利无效。地区法院判给合理使用费5,772,044美元、惩罚性赔偿金11,544,088美元、假冒法定赔偿金1,000,000美元，并发布了为期五年的永久禁令。 联邦巡回上诉法院审查了所主张的四项商业秘密是否符合《加利福尼亚统一商业秘密法》（UTSA）的保护条件。前三项被指商业秘密涉及硅树脂体内的内部口袋以增加柔软度和弹性、远端尖端的网状标签以促进组织向内生长，以及与网状标签结合的可吸收缝线。CAFC发现这些概念已在1992年Subrini和1980年Finney的公开专利中披露，并认为专利中披露的内容“为公众所普遍知晓”，不能构成商业秘密。IMD、Menova及James Elist辩称现有技术专利从未在实际产品中体现，但CAFC认为该主张“缺乏支持且不正确”。专利披露使被指商业秘密成为公知信息，无论其是否曾商业化。此外，CAFC得出结论，“加利福尼亚法院已承认，对已知技术的自明性变体不能获得商业秘密法保护”。将公知概念从治疗性植入物领域转化到相邻的 cosmetic 植入物领域，在两个领域面临相同问题且解决方案相同的情况下，无法获得商业秘密保护。关于第四项被指商业秘密，即手术所用器械和材料清单，联邦巡回上诉法院发现IMD未对该清单内容保持秘密性。证据显示，器械清单被通过电子邮件发送给Cornell博士及第三方SCA Surgery，且未明确注明保密。 CAFC还撤销了对违约主张的JMOL驳回决定，认为该主张依赖于相同的被指商业秘密，且鉴于NDA排除“已为或成为公众普遍可获得的”信息，该主张不成立。转向专利无效主张，CAFC审查了James Elist是否为美国专利号10,413,413和10,980,639的真正发明人。仅对现有技术作出贡献的人不构成构思，不能成为发明人。由于审判记录显示James Elist贡献的想法是公知的，这些想法不能支持发明人主张。CAFC还指出，包含内部口袋、网状标签和可吸收缝线的权利要求在审查过程中因相对于现有技术不具可专利性而被驳回，申请人仅在将独立权利要求修改为 recited 植入物上两个位置之间的硬度差异测量特性后，专利才被授权。但没有证据表明James Elist对该特征作出了贡献。因此，对’413和’639专利无效的JMOL驳回决定被撤销。 CAFC维持了对Cornell博士及其医疗执业机构Robert J. Cornell, M.D., P.A.的假冒主张的JMOL驳回决定。Cornell辩称Penuma商标仅注册用于商品，而其仅提供服务。CAFC认为地区法院正确认定审判证据支持陪审团关于Cornell博士提供Penuma植入物作为商品的裁决，并指出“Cornell博士作证称其网站宣传Penuma手术是为了获得提供该产品的资质”。在今日发布的相关意见中，CAFC处理了费用和律师费的征税问题。地区法院曾征税589,343美元费用并驳回了律师费请求。CAFC撤销了费用判决并 remanded 地区法院以分配净费用，指出 companion case 改变了双方在多项主张上的胜诉情况。部分被评估费用的被告，包括Richard Finger，在 companion case 处