联邦巡回上诉法院因和解协议构成“赌约”驳回专利适格性上诉

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周二在In re Hybir, Inc.案中作出裁决，驳回一项专利适格性上诉，认定其已无实际争议（moot），从而维持了马萨诸塞州地区法院的判决。该地区法院此前批准了Veeam软件公司的驳回动议，判定Hybir公司所主张的专利权利要求根据美国专利法第101条不具适格性。CAFC认为，Hybir与Veeam之间的和解协议条款构成对上诉结果的“赌约”（side bet），导致上诉失去实际争议。该案判决由Stoll法官主笔，Chen法官和Hughes法官共同参与。基础争议涉及美国第8,051,043号专利。在地区法院裁定该专利的第3、4、7、16、17和20项权利要求不具适格性后，双方签订了《和解与有限专利许可协议》。根据协议，Hybir将其多项其他专利许可给Veeam，但明确保留就‘043号专利的最终判决提起上诉的权利；Veeam则同意不参与任何上诉程序，包括不提交答辩状和不参与口头辩论。关键条款在于，上诉程序结束后，Veeam有权以100美元的价格将‘043号专利加入许可专利清单。CAFC审查后认为，此安排与2013年Allflex USA, Inc. v. Avid Identification Systems, Inc.案的情形无实质区别。在Allflex案中，CAFC认定和解协议中若上诉人胜诉则减少5万美元支付的条款不足以避免案件无实际争议，因其构成对上诉结果的“赌约”，且该金额“与上诉所涉任何问题的价值完全无关”。本案中，CAFC指出，Veeam以100美元获得‘043号专利许可的选择权与Allflex案中的5万美元支付减免性质相同，该100美元金额同样与上诉所涉问题的价值无关。法院强调：“如果在Allflex案中，我们认为与案件无关的5万美元属于‘象征性或任意金额’，不足以构成实际争议，那么本案中与案件无关的100美元作为更小的象征性金额，同样无法构成实际争议。” 口头辩论中，Hybir试图将本案与Allflex案区分，称协议仅赋予Veeam选择权而非强制要求支付100美元，并主张若CAFC推翻地区法院的适格性认定，Veeam很可能不会行使该选择权，而是通过其他方式挑战专利有效性。但CAFC驳回了这一主张，认为其属于“无根据的推测”，未能证明存在真实且紧迫的损害或未来损害威胁。由于Hybir无法证明存在实际争议，CAFC最终驳回上诉，维持地区法院判决，并判令Hybir自行承担诉讼费用。