USPTO发回重审决定对HID案的禁止反悔、时机及策略影响

美国专利商标局（USPTO）于2026年4月27日发布了一项重要的发回重审决定，澄清了35 U.S.C. § 315(e)(1)项下禁止反悔的适用时间点，以及关键的“向专利局请求程序”的含义。该裁决源于一种日益常见的情况：HID公司最初针对CPC专利技术公司的美国第9,665,705号专利提起了双方复审（IPR），随后又请求对同一专利进行单方复审。该决定明确，当IPR的最终书面决定作出时，若USPTO尚未下达单方复审的命令，则当事人将被禁止“请求”单方复审。该决定的核心在于专利局对§ 315(e)(1)中“请求”一词的重新解释。美国专利法禁止申请人（或其关联方/实际利益方）就IPR最终书面决定中已处理的权利要求，基于已提出或合理可提出的理由，“请求或维持专利局的程序”。在发回重审中，专利局划定了两个不同的时间段：一是从提交单方复审请求到局长根据§ 304下达复审命令的期间；二是§ 304命令下达后的期间。在第一个期间，专利局仅在考虑请求，尚未启动“程序”，程序的启动始于局长的§ 304命令。关键变化在于，“请求”现在被解读为涵盖请求专利局启动复审的整个行为，而非仅指提交文件的时刻。因此，“请求”期间从提交请求持续到§ 303规定的决定窗口（法定最长三个月）。专利局将§ 315(e)(1)中的“请求”解释为包括提交请求的瞬间以及局长下达§ 304命令前的预命令阶段。因此，若最终书面决定在该期间内作出，§ 315(e)(1)的禁止反悔可能会阻止请求行为。HID的请求即因此失败：其IPR最终书面决定于2024年8月13日作出，此时HID已提交单方复审请求四天，但局长直到2024年11月4日才下达批准复审的命令。由于IPR最终书面决定在复审命令下达前作出，§ 315(e)(1)禁止HID“请求”复审。该决定收紧了“先IPR后复审”策略的时间窗口。申请人不能再指望在IPR待审期间（例如在口头辩论后评估PTAB小组意见后）提交复审请求，并在最终书面决定作出前获得命令。如果最终书面决定在§ 303窗口期间作出，请求可能会被禁止。对于协调多途径挑战的内部团队而言，这增加了在IPR请求中预先加载现有技术的重要性，并要求对局长审查风险、上诉、发回重审和小组结果保持现实态度。下一步，尽管根据Rule 1.515(c)，可在驳回后一个月内向局长提出请愿，但鉴于此前的HID诉讼以及单方复审请求（包括IPR后的连续请求）的激增，局长办公室很可能已了解该决定。因此，HID更有可能在美国弗吉尼亚州东区地方法院提起另一项《行政程序法》诉讼，挑战专利局关于复审被禁止反悔条款禁止的决定。HID决定似乎打破了涉及类似问题的单方复审决定的僵局（例如控制号90/015,948和90/015,949）。该决定收紧了连续挑战的窗口，但并未完全关闭。可能会看到单方复审请求在IPR的更早阶段提交（例如在请求口头辩论时，通常在PTAB发布最终书面决定的法定期限前约五个月）。