CAFC重申“特殊案件”费用赔偿不适用于专利无效程序(IPR)

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周一维持了地区法院的一项裁决，即判给Nextremity Solutions, Inc.在其被Extremity Medical, LLC提起的专利侵权诉讼中的律师费和费用，但驳回了Nextremity在平行的专利无效程序（IPR）中胜诉后提出的律师费和费用请求。该判决由Lourie法官撰写。案件背景为Extremity在特拉华州地区法院起诉Nextremity后，诉讼被中止，等待Nextremity提起的IPR程序结果，该IPR最终宣告Extremity的第8,303,589号美国专利（涉及骨科植入装置）的权利要求无效。Nextremity随后请求就两项程序均获得费用赔偿，地区法院判予其52,573美元的地区法院诉讼费用，但驳回了其343,660.86美元的IPR程序费用请求。地区法院依据“Dragon Intell. Prop. LLC v. DISH Network L.L.C”案认定Nextremity无法就IPR程序获得费用赔偿，CAFC对此表示认同。在Dragon案中，联邦巡回法院曾裁定，《美国专利法》第35 U.S.C. § 285条（规定“法院在特殊案件中可向胜诉方判给合理的律师费”）不适用于“自愿提起的平行IPR程序”。Nextremity主张，Dragon案确立的“严格规则”与最高法院在“Sullivan v. Hudson”案（490 U.S. 877 (1989)）中的裁决存在冲突，后者指出“当行政程序与司法诉讼的解决密切相关且对实现国会通过费用赔偿所追求的目标必要时，这些行政程序应被视为可获得费用赔偿的诉讼的组成部分”。但CAFC认为，上述引述脱离了Sullivan案的上下文，该案涉及“由地区法院发回的强制性行政程序”，仅适用于狭义的行政程序类别。CAFC强调，“IPR可能对地区法院诉讼产生下游影响这一事实，并不使其转化为Sullivan案所指的与地区法院案件‘密切相关’的程序”。Nextremity还主张，地区法院驳回费用请求违背了§ 285条要求在判定案件是否“特殊”时采取“整体、衡平的方法”并考虑“全部情况”的规定，但CAFC指出，地区法院在本案中已采取了该方法，并补充称，将§ 285条的“特殊案件”标准扩展至IPR程序，将要求地区法院对其未参与的程序进行评估。关于Extremity就地区法院诉讼费用赔偿提起的交叉上诉，CAFC认为该赔偿是适当的，理由是Extremity缺乏诉前调查、未能在专利审判和上诉委员会（PTAB）前为相关权利要求辩护，以及在地区法院诉讼中未能提出实质性论据。CAFC驳回了Extremity关于法院错误转移举证责任或不当权衡证据的主张，指出“综合来看，记录显示的不仅仅是普通的诉讼缺陷；它支持地区法院的结论，即Extremity的诉讼立场在提出和辩护合理有效性理论的典型专利纠纷中‘突出’”。