联邦巡回上诉法院维持对自行诉讼发明人挑战USPTO微实体资格驳回案的驳回裁定

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近日作出裁定，维持对三名自行诉讼发明人针对美国专利商标局（USPTO）拒绝其微实体资格申请所提诉讼的驳回决定。法院认为，发明人未能充分主张其具有宪法第三条规定的诉讼资格，因其向USPTO作出的陈述本身削弱了其对争议专利申请拥有所有权的主张。Ashlesha、Anika和Abhijit Nesarikar是2022年12月底提交的美国专利申请第18/069,288号的发明人。提交申请时，他们声称符合《美国法典》第35编第123条规定的“微实体”资格，该资格当时可使符合条件的申请人在某些申请费上享受80%的减免。微实体资格仅适用于未在超过四项先前提交的专利申请中被列为发明人的申请人，但因先前雇佣关系而有义务转让的申请不计入该数量限制。2024年4月，USPTO通知Nesarikar夫妇，其微实体资格证明存在错误，因其被列为至少五项早期申请的发明人。作为回应，Nesarikar夫妇援引基于雇佣关系的转让例外，声称他们因先前的雇佣关系有义务转让早期申请以及第'288号申请本身的权利。尽管USPTO在数月内多次跟进要求，Nesarikar夫妇未提供实际的转让协议、任何合同条款或其他支持证据。USPTO最终拒绝接受其陈述作为微实体资格的充分证明，暂停对'288号申请的审查，等待缴纳正确费用，并在Nesarikar夫妇未缴费后于2025年2月发出放弃通知。随后，Nesarikar夫妇向美国德克萨斯州东区地方法院提起诉讼，主张USPTO的行为违反《行政程序法》，属任意和反复无常，并根据《文书工作削减法》提出主张，寻求强制USPTO承认其微实体资格的禁令救济。USPTO根据《联邦民事诉讼规则》第12(b)(1)条以缺乏主题管辖权为由请求驳回诉讼，称Nesarikar夫妇的诉状及所附证据中反复声称有义务转让'288号申请，却未证明建立宪法第三条诉讼资格所需的所有权权益。地方法院同意USPTO的观点，认为Nesarikar夫妇“未能承担证明其对'288号申请拥有任何权利的责任”，并于2025年10月驳回起诉但不具预决效力。Nesarikar夫妇向联邦巡回上诉法院提起上诉，法院一致维持原判。由Taranto、Hughes和Cunningham三位巡回法官组成的合议庭一致认为，Nesarikar夫妇在起诉阶段未履行其举证责任。由于诉状所附证据被视为诉状的一部分，法院将这些文件与诉状一并审查，发现Nesarikar夫妇反复声称有义务转让'288号申请，这对其诉讼资格主张至关重要。法院解释称，Nesarikar夫妇“仅就所谓转让义务的性质作出结论性陈述”，缺乏任何证据支持，甚至未指明转让条款、受让人以及协议生效或签署时间。关于发明人的所有权推定，CAFC承认一般原则是署名发明人被推定为其申请的所有人，但在此案中拒绝适用该原则。最高法院“承认，除非另有协议，雇主对雇员的发明不享有权利”。法院推理认为，当Nesarikar夫妇自己向USPTO明确表示存在此类相反协议时，该默认推定不适用。Nesarikar夫妇还主张，其他专利申请的所有权权益或声誉损害等非所有权权益可独立支持诉讼资格，CAFC最终驳回了这两个论点。诉状中未提及其他申请的所有权，因此地方法院拒绝考虑并无不当。声誉利益理论是在治安法官发布报告和建议后才提出的，因此已被放弃。法院指出，虽然具有经济后果的具体声誉利益可以支持发明人寻求更正发明人身份的诉讼资格，但Nesarikar夫妇在此案中未主张此类具体利益。尽管法院承认相关条款是否存在私人诉权以及USPTO的缺陷通知是否属于该法规范围存在一些疑问，但并未解决这些问题。相反，法院认为该主张因同样的根本原因而失败。由于对'288号申请没有可认知的利益，Nesarikar夫妇无法确立宪法第三条诉讼资格所需的具体损害，因为除申请费争议外，他们未受到任何独立处罚。CAFC还处理了Nesarikar夫妇的程序性投诉，驳回了关于地方法院或治安法官忽略部分记录的说法。经重新审查，法院得出相同结论，认为“Nesarikar夫妇的诉状未能充分主张其宪法第三条诉讼资格，因此驳回是正当的”。此次驳回不具预决效力，保留了Nesarikar夫妇若能充分具体地主张其所有权权益则可重新起诉的可能性。