CAFC澄清专利诉讼中法定与宪法性诉权的判例法

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近日发布了一份由陈法官（Judge Chen）撰写的具有先例效力的判决，澄清了其在法定诉权与宪法性诉权分析方面的判例法。该判决最终撤销了地区法院以缺乏宪法性诉权为由驳回原告专利侵权诉讼的裁定，并将案件发回重审。案件源于A.L.M.控股公司与Ergon沥青及乳液公司（Ergon）对Zydex Industries Private Ltd.和Zydex Inc.提起的六项与沥青铺路方法及组合物相关的专利侵权诉讼。Ergon此前曾将部分专利权利许可给独家被许可人Ingevity，但保留了其他权利，包括在第三方侵权时共同控制侵权诉讼的权利，且许可协议限制Ingevity的分许可能力，需经Ergon审查和批准。2024年Ergon起诉Zydex后，Zydex以缺乏宪法第三条诉权为由请求驳回诉讼，特拉华州地区法院依据CAFC在Morrow v. Microsoft Corp.（499 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2007)）及Deere & Co. v. Kinze Manufacturing, Inc.（683 F. Supp. 3d 904 (S.D. Iowa 2023)）中的先例，认定Ergon保留的使用权利和分许可审查权并非排他性权利，其 royalty 权利亦未赋予宪法性诉权，遂准予驳回。Ergon上诉后主张，其作为专利所有人保留的权利（包括起诉权、分许可控制权和 royalty 利益）共同构成宪法性诉权所需的排他性权利，CAFC对此予以支持。CAFC在判决中指出，其此前的诉权判例法“并非始终清晰，给地区法院适用先例带来挑战”，并明确宪法第三条诉权与《美国法典》第35编第281条下的法定诉权是独立的审查事项：前者关注原告是否遭受宪法可认知的损害，后者则审查原告是否具备“专利权人”资格（通常通过判断专利所有人是否转让了权利，或被许可人是否获得“全部实质权利”来确定）。CAFC承认，在Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Tech. Corp.（925 F.3d 1225, 1234 (Fed. Cir. 2019)）之前，许多判决不当将事实损害审查与第281条审查混为一谈，导致在权利通过许可协议分割时当事人诉权认定存在不确定性。尽管部分地区法院将宪法性诉权与法定诉权判例严格区分，但CAFC本次澄清两者的事实分析可能存在重叠，例如在Intellectual Tech, LLC. v. Zebra Technologies Corporation案中，法院引用法定诉权案件Alfred E. Mann Foundation for Scientific Research v. Cochlear Corp.的事实支持宪法性诉权认定，因专利所有人保留了起诉权且对执行拥有实质控制权，该权利并非“虚幻”（即不会被被许可人轻易剥夺）。针对本案，CAFC认为Ergon保留的分许可否决权（未经其同意或未支付 royalty，Ingevity不得授予分许可）“有助于维护原告的排他性利益，防止被许可人单方面授权被控侵权人实施专利”。Zydex及地区法院错误地将Mann案限定为法定诉权案件，而CAFC在Zebra Technologies案中已明确引用Mann案事实支持宪法性诉权分析。此外，Morrow案因原告不拥有专利且起诉权与其他专利权利（制造、使用、销售、许可、分许可及 royalty 收取权）分离而与本案不同。对于Zydex提出的“Ergon无法通过授予许可终止诉讼，故起诉权不具排他性”的主张，CAFC回应称Ergon可通过金钱赔偿或侵权人停止实施专利等方式解决纠纷，“即便考虑Ingevity的分许可权，原告仍保留对其提起的诉讼进行有效和解的能力”。