CAFC推翻对美敦力专利侵权反诉的驳回，认定其诉权依据A.L.M.案成立

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于今日就Recor Medical, Inc.诉Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Co.一案作出裁决，推翻了美国北加利福尼亚地区联邦地方法院的裁定，认定美敦力爱尔兰公司（Medtronic Ireland）在将部分专利权许可给关联实体后，仍保留了足够的排他权，满足宪法第三条规定的诉权。该裁决是在同一天就同一主题发布的先例性意见之后作出的。美敦力爱尔兰公司拥有美国第8,845,629号和第11,801,085号专利，涉及肾脏神经调节系统和方法，该技术通过向连接肾脏的神经纤维施加热能来治疗高血压。其Symplicity Spyral肾去神经（RDN）系统与Recor Medical的Paradise系统存在直接竞争关系，后者同样采用肾脏神经调节技术。2022年5月，Recor Medical对美敦力爱尔兰公司提起诉讼，请求宣告其Paradise系统未侵权且'629号专利的权利要求无效。美敦力爱尔兰公司应诉并就两项专利提出侵权反诉。在 discovery 阶段，美敦力爱尔兰公司提交了2023年的独家许可协议（ELA），根据该协议，其授予Medtronic Vascular Galway Unlimited Company使用、制造、进口、要约销售和销售专利所涵盖的指定“产品”的独家许可。Recor Medical随后请求驳回美敦力爱尔兰公司的反诉，主张将权利转让给美敦力戈尔韦公司剥夺了美敦力爱尔兰公司必要的排他权，使其丧失宪法诉权。地方法院同意Recor Medical的主张，驳回了美敦力爱尔兰公司的反诉，但不具终局性。地方法院依据CAFC先前在Morrow诉Microsoft Corp.案中的裁决，认为美敦力爱尔兰公司仅保留起诉权，不足以赋予宪法诉权，其对分许可的否决权、限制转让的能力以及ELA到期后的权利恢复权也同样不足。地方法院随后以缺乏主题管辖权为由驳回所有相关的确认之诉，并将美敦力爱尔兰公司请求加入美敦力戈尔韦公司为共同被告的动议视为无实际意义而驳回。在上诉中，巡回法官Chen首先处理了案件是否因双方后续行为（包括修改ELA和提起新的相关诉讼Medtronic Ireland Manufacturing Unlimited Co.诉Recor Medical, Inc.）而变得无实际意义。法院认为“案件并未无实际意义，因为地方法院的驳回仍产生法律后果”，特别是Recor Medical的“不洁之手”积极抗辩的有效性部分取决于美敦力爱尔兰公司最初是否无权起诉这一前提，CAFC的推翻将削弱该前提，进而弱化Recor Medical的抗辩。CAFC随后参考其单独发布的A.L.M. Holding Co.诉Zydex Industries Private Ltd.案的先例性意见，确立专利所有人在保留起诉侵权的权利且该权利未因授予被许可人的权利而变得虚幻时，仍拥有宪法诉权。应用该框架，CAFC认为美敦力爱尔兰公司的情况与A.L.M.案中的专利所有人实质上相同。法院指出三项共同保留的权利保障了美敦力爱尔兰公司的排他利益：一是若美敦力戈尔韦公司在合理时间内拒绝或未能采取行动，美敦力爱尔兰公司拥有提起侵权诉讼的次要权利；二是美敦力爱尔兰公司保留对美敦力戈尔韦公司授予的任何分许可的 royalty 利益；三是美敦力爱尔兰公司对美敦力戈尔韦公司寻求授予的任何分许可拥有否决权，防止美敦力戈尔韦公司未经其批准单方面授权被指控侵权者实施专利。CAFC区分了Morrow案，该案中原告的起诉权是虚幻的，因为专利所有人可向任何被指控侵权者授予免 royalty 的分许可，从而使任何执行行动失去意义。而美敦力戈尔韦公司未经美敦力爱尔兰公司书面同意，不得向Recor Medical等方授予分许可，且任何分许可均受美敦力爱尔兰公司保留的 royalty 利益约束。法院还驳回了Recor Medical关于美敦力爱尔兰公司无法独立授予许可以解决诉讼即丧失诉权的主张，指出ELA规定了双方之间和解收益的分配，表明美敦力爱尔兰公司对其提起的诉讼保留有意义的和解权。法院进一步指出，ELA授予美敦力戈尔韦公司的排他权并非无限，仅适用于特定指定的“产品”，美敦力爱尔兰公司保留对所有未指定产品以及未完成医疗设备的权利，这强化了其未转让全部排他利益的结论。因此，CAFC认定美敦力爱尔兰公司在许可授予后仍保留排他权，满足宪法诉权的最低要求。由于地方法院未根据《联邦民事诉讼规则》第19条处理共同被告问题，法院将案件发回地方法院，以确定是否已加入或可加入所有必要当事人以满足法定诉权。