CAFC维持PTAB两项裁决 宣告Pictometry屋顶测量专利无效

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周五就Pictometry International Corporation诉Roofr Inc.案作出两项裁决，维持了美国专利审判和上诉委员会（PTAB）的两份最终书面决定，认定Pictometry International Corporation的两项专利的全部权利要求因现有技术组合而不具备专利性（显而易见）。Pictometry拥有美国第9,183,538号专利，该专利涉及一种计算机实现的方法，通过分析屋顶的“轮廓”和“主要坡度”，从航空图像中估算屋顶面积，使承包商无需现场测量即可生成项目估算。Pictometry还拥有美国第10,648,800号专利，该专利描述了一种流程：用户输入街道地址，查看带有可移动标记的卫星图像，将标记放置在屋顶上，然后在生成屋顶报告之前确认选择。Roofr Inc.于2023年2月就'538专利的全部权利要求提起双方复审（IPR），主张这些权利要求相对于美国陆军工程兵团1999年发表的一篇文章与美国专利申请公开第2008/0262789号的组合而言是显而易见的。Roofr于2023年1月单独提交IPR申请，对'800专利的全部17项权利要求提出挑战，主张相对于Pershing与美国专利申请公开第2007/0220174号（描述一种允许用户拖放位置标记并锁定以确认放置的虚拟地图系统）的组合而言是显而易见的。PTAB于2024年7月在这两项程序中均发布了最终书面决定，认定所有被挑战的权利要求因显而易见而不具备专利性。此后，Pictometry就这两项裁决向CAFC提起上诉。在涉及'538专利的上诉中，Pictometry认为PTAB错误解读了权利要求1中的“主要坡度”限制，主张该术语要求考虑整个屋顶每个屋顶部分的坡度。Pictometry还对从属权利要求11和18的显而易见性认定提出质疑，这些权利要求包含明确的加权平均限制。关于权利要求解释问题，法院指出，Pictometry在PTAB立案后并未明确提出对“主要坡度”的解释，尽管其有义务这样做。此外，法院认为“主要的”（predominant）的通常含义并不固有地限于加权平均或对每个屋顶部分的分析。PTAB对Bailey的“主要坡度”（predominant slope）包含此类计算的隐含解读得到了充分证据的支持。关于权利要求11和18的加权平均问题，CAFC援引了最高法院在KSR International Co. v. Teleflex Inc.案中的指示，即裁决者可以“考虑本领域技术人员会采用的推论和创造性步骤”。法院认为有充分证据支持PTAB的结论，即应用加权平均来计算主要坡度“只不过是应用已知技术以产生可预测的结果”，这一结论借鉴了Roofr的专家证词和一本建筑行业词典。CAFC全面维持了PTAB的决定。在涉及'800专利的上诉中，Pictometry对PTAB关于Abhyanker的锁定图钉机制公开了权利要求1和11的“用户接受”限制的认定提出质疑。Pictometry主张，该专利要求一种时间序列，其中系统仅在用户已经用标记指定屋顶位置之后才提供确认选项，而Abhyanker的锁定功能在用户指定之前就可用。CAFC指出，Pictometry提出的解释面临重大障碍。'800专利本身的附图显示，“确认选择”按钮在用户甚至提交地址之前就显示在屏幕上。法院指出，“将这些基本实施例排除在权利要求的覆盖范围之外作为解释问题是极不受欢迎的”。CAFC最终拒绝解决权利要求解释争议，认为没有必要这样做。PTAB曾单独得出结论，即使根据Pictometry较窄的解读，权利要求也是显而易见的，理由是具有普通创造力的本领域技术人员会知道将Abhyanker的锁定图钉选项排序，使其仅在用户放置标记之后才可用。正如PTAB所推理的，“作为逻辑问题”，Abhyanker的“锁定图钉选项……是‘响应于’用户的位置指定而提供的”，因为用户只有在指定了一个位置之后才能接受该位置。CAFC认为，PTAB将该论点纳入对申请的解读并未滥用自由裁量权，且基础事实认定也不缺乏充分证据。由于权利要求1和11不成立，权利要求17也不成立，因为Pictometry没有提出独立的论据说明为何在其他权利要求不成立的情况下它可以成立。