联邦巡回上诉法院撤销PTAB关于步骤排序专家证言结论性的认定

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周四撤销了专利审判和上诉委员会（PTAB）的一项决定，该决定认定Go1 Pty, Ltd.未能证明美国第8,784,113号专利的受挑战权利要求因显而易见性而不可专利。Stoll法官在判决中指出，当专家依赖专业判断和常识来解释简单的设计选择时，PTAB不当将专家证言视为结论性的。此案涉及Go1提起的双方复审（IPR）申请，挑战OpenSesame, Inc.拥有的‘113专利的第1-16项权利要求，该专利涉及开放式交互式电子学习系统和方法。‘113专利描述了一种内容可由教师轻松发布并由学生通过平台无关方式访问的过程，从而形成近乎通用的电子学习市场。权利要求1中的争议限制要求许可和报告服务器验证用户许可，若有效则向代理提供位置指示符（如URL）以访问内容播放器。Go1和OpenSesame均同意该限制规定了两个顺序步骤，即许可验证必须在提供位置指示符之前进行。在IPR申请中，Go1主张权利要求相对于美国专利申请公开第2007/0111180号（Sperle）与美国专利申请公开第2004/0015703号（Madison）的组合是显而易见的。Go1将Sperle的远程学习交付方法与Madison的访问控制机制相结合。Madison描述了一种系统，其中网络服务器在任何访问验证发生之前生成加密票据并向最终用户发送重定向文件，因此Madison公开的是先提供位置指示符再验证许可，与权利要求1所述的顺序相反。Go1认为本领域普通技术人员会有动机结合这些教导，并将特定顺序视为显而易见的设计选择。为支持该论点，Go1提交了其专家Kevin Almeroth博士的证言，解释领域内专业人员不需要Madison以完全相同的顺序运行即可有动机结合这些参考文献。Almeroth博士认为这两种顺序之间没有实际差异，本领域技术人员会将其视为无实质区别。OpenSesame则主张Madison中的相反顺序意味着现有技术未教导所需限制，且Almeroth博士的证言仅是结论性的。PTAB同意OpenSesame的观点，认定Go1未能满足其举证责任，因为Madison未公开适当的顺序，并将Almeroth博士的证言描述为无支持的结论性陈述，称其声明无法填补现有技术参考文献的空白。由于Almeroth博士未指出具体的设计考虑因素或提供详细的技术解释，PTAB判定Go1未能令人信服地证明权利要求相对于Sperle和Madison的组合是显而易见的。联邦巡回上诉法院不同意此结论，认为“PTAB关于Almeroth博士证言为结论性的认定没有充分证据支持”。联邦巡回上诉法院强调，根据美国最高法院的先例，显而易见性分析必须考虑本领域技术人员的“普通创造力”和常识。在KSR案中，最高法院指出，如果本领域技术人员“能够实施可预测的变化，则§103可能禁止其专利性”。当存在设计需求且有“有限”和“可预测”数量的解决方案时，本领域技术人员有“充分理由追求其技术掌握范围内的已知选项”。联邦巡回上诉法院观察到，这两个步骤的排序仅存在两种可预测的替代方案，使其成为本领域技术人员技术掌握范围内的简单二元设计选择。此外，联邦巡回上诉法院还驳回了Almeroth博士需要引用单独参考文献来支持其观点的论点。联邦巡回上诉法院解释，证明显而易见性所需的解释量“必然取决于具体情境”。在某些情境中，当技术“易于理解时，修改动机分析可能包括诉诸本领域技术人员可用的逻辑、判断和常识，这些不一定需要在任何参考文献中详细说明”。鉴于Madison与权利要求之间步骤顺序的简单差异，以及在其他情境中先验证访问权限再授予访问是普遍已知的无争议事实，Almeroth博士不需要特定参考文献，而是基于其自身专业 expertise 和对本领域技术人员如何处理排序问题的理解来形成其观点。最终，联邦巡回上诉法院得出结论，缺乏明确教导所主张排序的单独参考文献本身并不使证言成为结论性的。在考虑并驳回OpenSesame的其余论点后，联邦巡回上诉法院撤销了PTAB的最终书面决定，并将案件发回重审，以符合其判决意见。Go1正寻求宣告‘113专利的权利要求无效，重审将要求PTAB以正确的专家证言证据标准重新评估显而易见性挑战。