CAFC驳回发明人对LG的Sotera协议挑战，维持谷歌和微软PTAB胜诉

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周五就Hafeman诉Google LLC案作出先例性判决，维持了专利审判和上诉委员会（PTAB）的最终书面决定（FWDs），宣告发明人Carolyn Hafeman拥有的三项相关专利的全部权利要求无效。法院同时驳回了Hafeman关于应基于地区法院认定LG（IPR程序中的实际利害关系方）违反其Sotera协议而终止多方复审（IPRs）的主张。Hafeman拥有的美国专利号10,325,122、10,789,393和9,892,287共享共同说明书，涉及在计算机启动时在屏幕上显示所有者联系和恢复信息以协助找回丢失或被盗设备的方法。2021年7月，Hafeman在美国德克萨斯州西区地方法院对LG电子提起诉讼，指控LG制造的预装谷歌和微软“Find My Device”功能的手机、平板电脑和笔记本电脑侵犯了这三项专利。谷歌和微软于2022年7月对此作出回应，提交了针对这些专利的六项IPR申请，并将LG列为实际利害关系方。Hafeman反对启动IPR，依据当时美国专利商标局（USPTO）局长Vidal的临时指南，该指南建议在存在平行地区法院诉讼时酌情驳回IPR申请。在Hafeman提交反对意见后，LG提交了Sotera协议，同意不在地区法院追究谷歌或微软在IPR中提出或合理可能提出的任何理由，PTAB随后于2023年1月启动了六项IPR。地区法院后来认定LG违反了Sotera协议。Hafeman主张该违约行为应导致IPR终止，或至少PTAB的最终书面决定应说明为何程序应继续。PTAB于2024年1月发布了三项最终书面决定，未重新考虑这些主张，认定所有三项专利的权利要求相对于现有技术参考文献Jenne和Cohen不具可专利性。CAFC认为，根据《美国法典》第35编第314(d)条，Hafeman的挑战被排除在司法审查之外，该条规定“启动多方复审的决定是‘终局且不可上诉的’”。Hafeman辩称其并非挑战启动决定，而是挑战启动后的程序行为，但法院认为这种表述无效。CAFC援引Thryv, Inc.诉Click-To-Call Techs., LP案，认定Hafeman的挑战属于第314(d)条禁止上诉的范围。Hafeman寻求的救济使启动成为挑战的直接对象，因为Sotera协议本身就是启动决定的依据之一。法院指出，“即便指向不同的机构行为……也不会自动改变分析；当一方试图推翻启动决定时，第314(d)条适用”。法院还引用了其最近在Federal Express Corp.诉Qualcomm Inc.案中的判决，该案中类似的挑战因相同理由被认定不可审查，并据此驳回了与Sotera相关的上诉部分。CAFC总结道：“当Hafeman女士声称挑战最终书面决定，但其挑战的核心在于启动时，我们无法进行审查。”关于权利要求解释，Hafeman认为PTAB隐含地错误解释了“无需计算机用户协助”的限制条件。她主张该限制应禁止除开机外的任何用户操作，包括建立互联网连接。根据该解读，她认为现有技术参考文献Jenne（要求用户登录并连接互联网后才能进行远程更新）未教导该限制条件。CAFC不同意这一观点。通过审查’122专利权利要求1的语言，法院得出结论，“无需用户协助”仅修饰“启动或更改返回信息”的行为，而非单独的、“未述及的建立网络连接”行为。Hafeman本人承认必须存在某种形式的连接，说明书将本发明的远程更新能力描述为类似于每次上线时检查更新的防病毒软件，这也支持了法院的解读。关于审查历史的争论，Hafeman称由于该限制是为了区分需要用户按下特定中断键的现有技术而添加的，因此也应禁止要求互联网连接。CAFC对此不认同，认为审查历史仅表明意图避免该特定的按键要求。法院认为，“‘无需用户协助’修饰‘启动或更改返回信息’的行为；它并不限制最初建立互联网连接这一未述及的行为。”关于非显而易见性的次要考虑因素，CAFC维持了PTAB的认定，即Hafeman未能证明所主张的证据与所要求保护的发明之间存在必要的关联性。Hafeman指出了行业赞誉、商业成功以及谷歌和微软据称的抄袭行为，这些都与其名为Retriever的商业产品相关。但法院同意PTAB的观点，即记录中的赞誉集中在未获专利的特征上，特别是Retriever的语音警报功能，如一篇题为“会说话的软件走向全球”的报纸文章所反映的。网站访问量和定价的证据没有任何解释将该流量与发明的优点联系起来，且Hafeman的抄袭主张因未在PTAB提出而被放弃。最终，CAFC以第314(d)条为由对Hafeman上诉中与Sotera相关的部分因缺乏管辖权而驳回，并维持了PTAB的最终书面决定。