美国地方法官允许两项针对苹果商标注册的欺诈理论继续推进

美国加利福尼亚州北区圣何塞分部地方法官Virginia K. DeMarchi于上周对一名职业小号手Bertini请求修改其针对苹果公司“APPLE”娱乐服务商标注册的起诉状的动议作出部分批准、部分驳回的裁定。DeMarchi法官认为，Bertini仅在有限方面满足了修改标准，允许其继续推进两项狭义的欺诈主张，其余理论则被驳回。据悉，Bertini自1985年起使用“APPLE JAZZ”商标提供现场娱乐服务，并长期试图注册该商标。此前，商标审判和上诉委员会（TTAB）驳回了其撤销苹果“APPLE”娱乐服务商标注册的申请，Bertini遂向加利福尼亚州北区法院提起诉讼，主张苹果商标存在 abandonment（放弃）和欺诈等问题。2025年4月，Yvonne Gonzalez Rogers法官驳回了苹果对Bertini abandonment主张的驳回动议，但以未能合理解释苹果存在故意向美国专利商标局（USPTO）作出虚假陈述的行为为由，驳回了Bertini的欺诈主张，但允许其在abandonment主张的 discovery 过程中发现相关证据后，可申请修改起诉状以补充欺诈主张。在本次裁定中，DeMarchi法官指出，Bertini提出的大部分欺诈指控未能满足针对USPTO欺诈的严格起诉要求，修改将是徒劳的。例如，Bertini指控苹果在申请注册“APPLE”商标时未披露第三方“APPLEJAXX”商标的使用，但法院认为“仅知晓APPLEJAXX商标的存在不足以构成欺诈”，商标申请人通常只需披露已明确确立的冲突权利；Bertini还主张苹果在2011年11月提交使用声明的同时请求延长提交另一使用声明的时间构成欺诈，法院认为“苹果未向USPTO隐瞒任何信息”，相关指控无法合理推断出欺诈意图。不过，法院允许Bertini继续推进两项欺诈理论，均围绕苹果向USPTO提交的网站样本是否虚假陈述了商标在商业中的使用。第一项理论涉及苹果于2018年1月17日提交的一份网站样本，Bertini依据互联网档案馆的Wayback Machine称该样本在提交时并未公开，法院认为在起诉阶段不解决事实争议，若苹果确实伪造样本或虚假陈述其公开性，则可构成欺诈。第二项理论涉及苹果2022年1月的商标维护文件，Bertini指控苹果提交了加拿大网站的截图作为美国商业使用证据，却未告知审查员该样本来自加拿大，法院认为审查员可能忽略了URL中的“ca”标识，相关声明可能被解读为肯定性陈述美国商业使用，因此可合理推断存在欺诈意图。法院强调，目前并未对双方关于样本的证据作出认定，仅基于对Bertini有利的指控和合理推断，认为这两项理论在起诉阶段足以构成欺诈主张。Bertini需在2026年7月23日前提交第三次修改后的起诉状，双方已同意由地方法官审理并最终裁决此案。