美国联邦巡回上诉法院就折叠风扇外观设计专利纠纷维持初步禁令解除

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就一起涉及折叠风扇的Schedule A外观设计专利纠纷作出判决，维持地区法院解除初步禁令（PI）及驳回临时限制令（TRO）的裁定，该判决存在法官意见分歧。多数意见由Hughes法官撰写，Prost法官加入；Stoll法官则对设计专利分析的实体部分持异议。案件源于深圳极速科技有限公司（Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.）持有的美国外观设计专利D886,982，其于2024年4月在伊利诺伊州北区联邦地区法院对一群电商销售商提起Schedule A诉讼，指控后者通过亚马逊、Temu等平台销售侵权风扇。地区法院起初批准了单方TRO，并在原告申请后将其转为初步禁令，但被告Zhouty对此提出反对，主张其产品与专利设计存在差异，原告胜诉可能性不足。此后，美国专利商标局（USPTO）向第三方授予了同样涉及折叠风扇的外观设计专利D1,046,104，并将‘982专利列为现有技术。Zhouty据此请求地区法院重新考虑初步禁令，认为新专利的授权表明‘982专利可能无法涵盖被控产品设计，但地区法院最初驳回了该请求。约一个月后，原告将‘104专利的所有权人等五名新被告加入诉讼并申请单方TRO，新被告同样以‘104专利为由提出抗辩。2025年2月28日，地区法院驳回了针对新被告的TRO申请，并同时解除了对Zhouty的初步禁令，理由是新发现的事实表明Zhouty及新被告获授权销售体现‘104专利设计的风扇，且‘104专利在‘982专利基础上获得授权，其推定有效性意味着两者存在可专利性差异，从而削弱了原告的侵权胜诉可能性，使得禁令救济不再适当。原告上诉称地区法院允许新被告重新提出已被驳回的抗辩，违反了间接禁反言原则。CAFC驳回了这一主张，指出间接禁反言仅禁止对先前程序中已最终裁决的问题进行重审，而不适用于同一案件中法官对非终局性裁决的重新考虑，并引用第七巡回上诉法院的先例，强调在单一诉讼中“没有依据使用既判力或间接禁反言阻止法官重新考虑先前裁决”。此外，原告认为地区法院错误地要求其证明‘104专利无效才能确立侵权胜诉可能性，混淆了专利性与侵权的判断标准。CAFC承认显而易见性测试与外观设计侵权的普通观察者测试不同，但认为地区法院并未混淆两者，其裁决依据的是外观设计专利的 anticipation（ anticipation ）与侵权均采用普通观察者测试的原则，即后授权专利的推定有效性意味着其与在先专利设计不构成实质性相同，因此地区法院考虑“被控产品据称实施了后授权且推定有效的‘104专利”并无滥用自由裁量权。Stoll法官在异议中主张，评估外观设计专利侵权胜诉可能性应进行被控产品、专利设计与现有技术的三方比较，这符合ABC Corp. I v. Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule “A”案确立的普通观察者测试，而地区法院仅依据‘104专利的推定有效性推定不侵权，未进行必要的三方分析，构成程序错误，应发回重审。最终，CAFC维持了地区法院解除初步禁令和驳回TRO的裁定。