“既定预期”原则争议升温：SCOTUS面临挑战，该原则创立者将离开USPTO

Kahoot AS!于7月24日向美国最高法院提交调卷令申请，请求法院审查美国专利商标局（USPTO）以“既定预期”原则驳回多方复审（IPR）请求是否获得专利法授权，以及35 U.S.C. § 314(d)是否禁止对此问题的司法审查。此前，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）驳回了Kahoot!针对USPTO局长拒绝就Interstellar Inc.的第10,339,825号美国专利（涉及“在线学术竞赛”系统）启动IPR的强制令申请。局长的驳回理由是该专利已生效超过六年，为专利权人创造了“强烈的既定预期”，且启动IPR是对专利审判和上诉委员会资源的“不当使用”。“既定预期”原则由时任代理局长Coke Morgan Stewart提出，其解释虽无明确规则，但“专利生效时间越长，既定预期应越强”。Stewart现担任副局长，已于本周宣布将于本周五离职，但USPTO局长John Squires仍继续依赖该原则拒绝IPR启动。Kahoot!的申请主张《美国发明法案》（AIA）未授权USPTO设定基于专利年龄的IPR资格限制，认为法定的时间限制仅包括专利授权后九个月内不得提起IPR，以及侵权诉讼送达后一年内不得提交IPR申请。CAFC在之前的强制令申请中认为，国会将IPR启动决定权赋予局长，且根据35 U.S.C. § 314(d)，这些决定“终局且不可上诉”，除非涉及宪法性主张（Kahoot!未提出），否则强制令“通常不可用于审查启动决定”，声称局长超越法定权限的主张不能作为批准强制令的依据。但Kahoot!向最高法院的申请指出，国会授予的裁量权并未授权USPTO依赖法定时间框架中完全不存在的任意专利年龄限制，且最高法院已认可在USPTO行为超越法定权限时，§ 314(d)不排除司法审查。此外，谷歌于今年4月也向最高法院提交调卷令申请，对CAFC 1月维持USPTO基于已生效14年以上专利的既定预期驳回其IPR请求的裁决提出上诉，涉及类似问题。最高法院已于6月12日要求 Solicitor General（SG）发表意见，SG请求将回应时间延长至8月12日并获批准。Kahoot!请求最高法院要么批准其申请，要么在考虑谷歌申请期间暂缓处理。PatentlyO的Dennis Crouch认为，Kahoot!的申请为法院提供了“更清晰、更激进的规则适用”，因其涉及的专利仅生效六年，而谷歌案中的专利已生效14年，同时他认为35 U.S.C. § 314(d)是否禁止司法审查是“更有力的调卷令候选问题”。