USPTO局长因PTAB与ITC决定不一致撤销其专利无效裁决

美国专利商标局（USPTO）局长John Squires于昨日撤销了专利审判与上诉委员会（PTAB）的一项最终书面决定（FWD），原因是该决定与美国国际贸易委员会（ITC）针对相同权利要求、相同现有技术及实质相同证据作出的裁定存在不一致。PTAB在IPR2024-01312案件中认定Sun Pharmaceuticals的美国专利第11,697,028号的权利要求1、2、4-6、16、17以及19-21不具可专利性。然而，ITC在涉及相同权利要求、现有技术和显而易见性理由的程序中却判定这些权利要求并非无效。PTAB曾以ITC决定当时未生效、PTAB收到了ITC未审查的新证据（如专家证词）以及两机构证明标准不同为由为其决定辩护。Sun Pharmaceuticals于2026年3月请求局长审查。发起涉案专利多方复审（IPR）的Biofrontera Sciences与PTAB均主张，PTAB作出FWD时ITC的“初步裁定”仍在审查中尚未生效。但Squires局长在决定中指出，ITC的初步裁定仍可能促使终止并行的IPR程序，并援引了Sinclair Pharma Ltd. v. Hydrafacial LLC（IPR2025-00145，2026年2月12日局长文件41）作为支持。局长还强调，《美国发明法案》（AIA）审查的目的是“提供一种快速且具成本效益的替代方案”，而非为当事人提供另一个同时就相同争议进行诉讼的论坛。此外，Squires指出ITC的裁定已非初步裁定，因其于2026年5月6日维持了行政法法官（ALJ）关于涉案专利权利要求未被证明为显而易见无效的初步裁定。局长进一步指出，PTAB与ITC的技术认定存在不一致，且PTAB未能充分解释这些差异。例如，ITC认为请求人未能证明两项现有技术的结合公开了权利要求的特定限制，且“请求人的分析未能充分证明其未包含不当的事后诸葛亮”；而PTAB则根据优势证据标准认定同一限制可由其中一项现有技术单独披露。Squires表示，“ITC与PTAB的证明标准差异本身不足以解释两机构认定之间的这种分歧”。Biofrontera在其补充声明中提供了据称能证明ITC程序中现有技术结合满足该限制的证词，但Squires认为该解释为时已晚，指出“如果该证据‘关键’，请求人本应在请愿书中包含，而非在答复声明中填补请愿书的漏洞，并间接回应其在ITC提出的相同显而易见性理论中暴露的、最终由ALJ指出的缺陷”。最终，局长撤销了PTAB的决定并驳回了IPR请愿。Desmarais LLP代表Sun Pharmaceuticals，Polsinelli代表Biofrontera。