PTAB ARP就显而易见型双重专利发布先例性决定并请求CAFC澄清

美国专利商标局（USPTO）专利审判与上诉委员会（PTAB）的上诉审查小组（ARP）就一起显而易见型双重专利（OTDP）案件发布了先例性决定。该决定由USPTO局长John A. Squires、PTAB首席法官Kalyan Deshpande及代理副首席法官Michelle Ankenbrand共同撰写，在自行重审中推翻了PTAB此前的一项决定，而PTAB此前的决定曾推翻了审查员对相关权利要求的OTDP驳回。案件源于2025年12月18日发布的Ex Parte Baurin案，PTAB在该案中驳回了审查员对第17/135,529号美国专利申请（涉及抗体样结合蛋白）多项权利要求的OTDP驳回请求，其依据是审查员所依赖的第10,882,922号美国专利申请日和到期日均晚于涉案申请。PTAB当时的决定基于联邦巡回上诉法院（CAFC）2024年Allergan USA, Inc. v. MSN Labs案的判决，该判决认为“先申请、先授权、后到期的权利要求不能被具有共同优先权日的后申请、后授权、先到期的参考权利要求宣告无效”，并指出OTDP原则的目的是防止专利权人就专利上无区别的发明获得第二项专利以延长保护期，而非阻止先授权但后到期的专利。ARP在3月召集审查Ex Parte Baurin案相关问题，期间有 amici 提交意见称，自Allergan案后，十余名法官处理非法定显而易见型双重专利（ODP）案件时均得出与Baurin案中PTAB相似的结论。然而，ARP在本案中虽承认上诉人及 amici 的论点“并非毫无道理”，但认为Allergan案确立的OTDP例外不适用于本案事实。ARP指出，涉案的’529申请不满足“先申请”要件（其并非家族中首个实际申请）、权利要求也非“先授权”（申请仍在审），且与’922专利的专利期限申请日不同，不满足“共同优先权日”要件。关于’922专利能否作为OTDP参考，ARP认为PTAB此前关于OTDP原则不适用于不会引发保护期延长问题的权利要求的认定，忽略了OTDP原则的另一理论基础——反骚扰理论。审查员曾以存在单独所有权风险及反骚扰理论作为OTDP驳回的依据，但PTAB认为该理论无关紧要，ARP则认定PTAB此观点有误。反骚扰理论旨在防止多个专利权人就相同或显而易见变体发明提起单独诉讼造成骚扰。ARP称其结论有CAFC先例支持，但同时表示，若CAFC先例不应被解读为允许在无保护期延长担忧时基于反骚扰理论进行OTDP驳回，USPTO欢迎法院予以澄清。ARP还提出了未来OTDP审查的可能框架，建议对于不同家族的专利，若参考专利的专利期限申请日晚于涉案申请，则基于保护期延长理论的OTDP分析终止；若早于，则可继续比较权利要求。对于同一家族的专利，应关注实际申请日（及已知授权日），后申请的可被家族内先申请的母申请或专利以OTDP驳回，但反之不可。此外，ARP认为若不受CAFC先例约束，应明确在审查中一般不应将单独所有权风险及假设性骚扰作为OTDP驳回的独立依据，因其缺乏申请人拆分所有权及公众遭受诉讼的实际证据。ARP建议，若不完全放弃反骚扰理论，可对其加以限制，例如要求有申请人拆分所有权及实施骚扰的实际证据，或要求审查员证明 challenged 权利要求与参考权利要求间的相互显而易见性（双向测试）。最终，ARP推翻了PTAB的重审决定，恢复了审查员对涉案权利要求的驳回。