CAFC驳回非临时专利申请优先权日期的“程序性要求”标准

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近日在Dental Monitoring SAS诉Align Technology, Inc.案中作出先例性判决，撤销了美国专利审判和上诉委员会（PTAB）的最终书面决定。PTAB此前认定涉及牙弓成像的专利权利要求因显而易见而无效，其核心依据是将一份现有技术参考文献的优先权日期追溯至其临时专利申请日，理由是该后续提交的非临时申请满足了某些程序性（“ministerial”）要求，而不论临时申请是否为非临时申请的权利要求提供了书面描述支持。CAFC驳回了PTAB的这一结论。该案源于Align Technology针对美国第10755409号专利（“牙弓图像分析方法”）提起的双方复审（IPR）程序。关键争议点在于Align的现有技术参考文献（美国专利申请第20210068923号，“Carrier”）的优先权日期，因为’409专利的优先权日期介于Carrier的临时申请和非临时申请的提交日期之间。Dental Monitoring主张，根据CAFC先例，Carrier的临时申请必须为非临时申请的权利要求提供书面描述支持，Align才能依赖临时申请的较早日期。但PTAB援引其2023年在Penumbra诉RapidPulse案（经当时USPTO局长Kathi Vidal指定为先例）中的裁决，认为Carrier的临时申请描述了非临时申请所依赖的主题，而后者只需满足35 U.S.C. § 119和§ 120中关于主张优先权的“程序性要求”即可享有较早日期。CAFC从法定框架入手，强调35 U.S.C. 102(d)(2)（规范作为现有技术的专利和已公开申请）的明确语言将享有较早优先权日期的权利取决于满足§ 119的条件，包括§ 119(e)(1)要求“以[35 U.S.C. §] 112(a)规定的方式披露”。法院推理称，“法定文本明确将享有优先权的权利以满足[§] 112的书面描述要求为条件”，且该实质性要求已纳入§ 102(d)，并无任何文本支持较低要求的“程序性”标准。§ 102(d)中“有权主张优先权”的表述进一步支持了CAFC的结论，国会使用该语言自然指向§ 119下的实质性权利，而非仅仅主张优先权的程序性行为，PTAB的解释使该“有权”语言变得多余。关于Align提出的应排除Dynamic Drinkware诉National Graphics案（2015年） reasoning的主张（该案要求临时申请至少为非临时申请的一项权利要求提供书面描述支持才能主张较早优先权日期），CAFC指出，该案虽涉及《美国发明法案》（AIA）前的专利，但并未表明AIA取消了该分析中的书面描述要求，其核心关切——“专利挑战者不应通过主张来自无法支持所声称发明的专利的较早申请的优先权来追溯现有技术日期”——仍然有效。Align还主张AIA区分了§ 102(d)(2)下现有技术参考文献的有效申请日和35 U.S.C. § 100(i)下所声称发明的有效申请日，并依赖PTAB的Penumbra先例。CAFC在脚注中承认Penumbra案通过Rule 36简易裁决被维持（仅确认PTAB结论正确，不认可其推理），但认为§ 100(i)并未改变§ 102(d)(2)中确定参考文献何时有权享有较早优先权日期的要求。由于记录中未确定Carrier的临时专利申请是否提供了享有较早优先权日期所需的书面描述支持，CAFC未支持Dental Monitoring要求直接撤销PTAB决定的请求，而是认为发回重审更为适当，以便PTAB作出必要的事实认定。