CAFC：NPE需证明被许可人遵守专利标记条款

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）近日发布一项先例性判决，由首席法官Moore主笔，首先维持了地区法院驳回专利侵权起诉且不允许修改起诉、并判赔律师费的裁定，其次因缺乏管辖权驳回了对律师制裁的上诉。案件中，非执业实体（NPE）VDDP, LLC在美国德克萨斯州南区地方法院起诉大众汽车集团美国公司，指控其侵犯涉及“电控眼镜”的美国第9,426,452号专利。地区法院根据《联邦民事诉讼规则》第12(b)(6)条驳回起诉且不准许修改，认为修改无效，并依据第59(e)条驳回VDDP修改判决的动议，同时判大众获得207,543.60美元律师费，并根据《美国法典》第28编第1927条对VDDP的律师William Peterson Ramey III进行制裁，判定其与VDDP对律师费承担连带责任。CAFC在上诉中指出，VDDP曾为换取大众同意延长回应驳回动议的时间而默示同意不修改起诉，之后再请求修改本就可能被驳回，且修改后的起诉也因未能证明被许可人遵守《美国专利法》第35编第287(a)条的专利标记条款而无效。尽管VDDP是NPE无产品可标记，但CAFC强调“专利权人的被许可人也必须遵守第287条”，而VDDP虽与11家被许可人达成和解协议，却未能证明任何一家的合规性，其主张和解协议下的许可属专利标记规则例外的理由也被CAFC以“和解许可与其他专利许可无区别”为由驳回。CAFC还认同地区法院关于本案构成“例外情况”的认定，指出VDDP的诸多主张（如对已过期专利主张未来损害赔偿和禁令、无法主张专利标记却寻求过去损害赔偿、未披露相关和解协议、就和解协议作虚假陈述延长诉讼等）属 frivolous 且客观不合理，加之“草率错误”及VDDP就该专利存在“和解要求远低于辩护成本且与损害理论无关”的重复诉讼模式，故支持律师费判赔。关于律师制裁上诉，CAFC认为Ramey未及时以自身名义上诉，且VDDP因未受制裁损害反而受益（Ramey承担连带责任）而缺乏上诉资格。