美国联邦巡回上诉法院维持PTAB对单细胞测序专利的显而易见性裁决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在10x Genomics, Inc.诉Parse Biosciences, Inc.一案中作出裁决，维持了美国专利审判和上诉委员会（PTAB）的三项最终书面决定，认定10x Genomics的三项专利的全部受挑战权利要求因显而易见性而不具可专利性。该裁决由Cunningham巡回法官撰写，Taranto和Bryson巡回法官共同参与，驳回了10x Genomics在上诉中提出的四项挑战。Parse Biosciences针对10x Genomics拥有的美国专利号10,155,981、10,240,197和10,697,013提起了多方复审（IPR）申请，这些专利均涉及单细胞核酸分析方法，属于同一专利家族且共享说明书，权利要求通常涵盖将标签序列附着到样品多核苷酸上，以便测序结果能追溯到原始细胞和特定分子，部分权利要求还要求通过连接反应进行标记。PTAB在2024年9月至2025年2月期间发布的三项单独最终书面决定中认定，'981专利的全部权利要求，以及'197专利的权利要求1-12、20-26和'013专利的权利要求1-12、19-28，相对于Linnarsson的国际专利申请公开和McCloskey的科学期刊文章的组合具有显而易见性；'197和'013专利的其余权利要求则相对于Linnarsson、McCloskey以及相关的McCloskey II专利申请公开的组合不具可专利性。10x Genomics就该决定向CAFC提起上诉，CAFC依据《美国法典》第28编第1295(a)(4)(A)条行使管辖权。10x Genomics首先主张，PTAB在'013专利程序中未确定本领域普通技术人员是否有动机组合Linnarsson和McCloskey，而是仅讨论了通过连接反应修改该组合的动机，存在可逆转错误。但CAFC认为，10x Genomics在PTAB程序中未提出该特定的组合动机 argument，因此PTAB将分析限于实际提出的 argument 并无错误，且PTAB已对Parse Biosciences的提议理由进行了讨论，并得出与相关'981和'197程序中一致的结论，故10x Genomics未能证明存在可逆转错误。此外，10x Genomics对PTAB关于本领域技术人员有动机组合Linnarsson和McCloskey以解决扩增偏差（记录中定义为“特定多核苷酸形成额外或多个拷贝的过程”）的认定提出质疑，称McCloskey的条形码方案缺乏足够容量来唯一标记Linnarsson来源样品中的几乎所有信使RNA分子。CAFC则认为，大量证据支持PTAB的结论，即McCloskey不限于七核苷酸条形码，其本身描述了如何通过调整条形码长度来扩展可区分序列的数量。法院还驳回了“减少扩增偏差需要标记细胞中每个分子”的 argument，指出10x Genomics已承认权利要求不要求标记所有mRNA分子，且有专家证词支持扩增偏差的基本原理；同时，Linnarsson不限于哺乳动物细胞，其明确考虑了细菌或酵母等单细胞生物。由于PTAB已认定扩增偏差理由独立足以支持所提议的组合，CAFC未涉及10x Genomics关于设计选择理由的单独 argument。再者，10x Genomics主张PTAB错误认定Linnarsson和McCloskey的组合公开了'981专利的相关限制，称McCloskey的标记方法跟踪分子批次而非单个细胞。CAFC不同意这一观点，解释Parse Biosciences的申请依赖Linnarsson（而非McCloskey）来公开细胞特异性标签序列，Linnarsson的标签将多核苷酸与其来源细胞相关联，因此Linnarsson alone满足相关限制。10x Genomics还认为PTAB错误认定通过连接反应引入第二标签序列是提高灵活性的显而易见的设计选择。CAFC指出，大量证据支持该认定，包括专利说明书承认连接是常规标记技术，以及专家证词表明连接是引入第二标签的仅有的两种可用方法之一，并引用其在ACCO Brands Corp.诉Fellowes, Inc.案中的先前裁决，即当本领域技术人员面临两种设计选择时，“这两种设计选择均是现有技术要素的显而易见组合”。记录还支持PTAB关于灵活性理由的认定，因为申请和附带的专家证词解释连接将允许在过程后期添加第二标签序列。CAFC解释，其对基础事实认定（包括本领域技术人员是否有动机组合现有技术参考文献）进行实质性证据审查，即“合理的人可能接受为足以支持结论的相关证据”。最终，CAFC维持了PTAB的最终书面决定，支持对所有三项单细胞测序专利的受挑战权利要求的不具可专利性认定。