最新第101条调卷令申请指控CAFC将两步测试简化为单一调查

近日，美国最高法院收到一份针对联邦司法机构将专利主题适格性与专利法其他领域混淆的调卷令申请。自2014年Alice诉CLS Bank International案以来，这一问题在美国专利法中日益受到关注。申请人主张，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Alice/Mayo测试的两个步骤中使用单一观察结果进行判断，以僵化的替代标准取代了灵活的第101条两步框架，从而规避了其他专利性法规中的证据保障措施，因此请求最高法院予以纠正。本案涉及的专利为美国第7,679,637号“时移网络会议”专利，该专利由发明人Jeffrey Kohler于2000年代开发，旨在允许多个视频会议参与者异步观看实时会议或演示。2023年4月，持有该专利的LLC在华盛顿西区法院对谷歌提起诉讼，指控YouTube侵犯了该专利的所有网络会议系统权利要求。地区法院以未能陈述可主张的权利为由驳回了案件，CAFC于今年1月在一项 precedential 判决中维持了该专利权利要求的主题不适格性，认为其指向“允许异步回顾演示”这一抽象概念，并将该案与2023年Hawk Technology Systems诉Castle Retail案类比，后者中CAFC因专利权利要求未具体说明如何实现改进而维持了无效判决。调卷令申请指出，CAFC在口头辩论中表现出对功能性权利要求适用Alice/Mayo两步测试的理解困难。首席法官Kimberly Moore虽对权利要求的过度概括提出质疑，但也承认权利要求2存在功能性表述问题，该权利要求涉及用于记录数据流的存储装置，使网络会议系统能让观看参与者感知数据流的当前和先前部分。CAFC在维持原判时认为，即使缩小地区法院对权利要求的描述范围，其仍指向专利法不保护的异步演示回顾概念，因权利要求未说明如何实现该目标。申请人称，这一单一观察结果不当回答了Alice/Mayo框架的两个步骤，将最高法院的判决转化为一步测试。申请援引CAFC在2023年BSG Tech诉BuySeasons案中的裁决，认为上诉法院未从分析中剔除抽象概念，也未按先例要求考虑权利要求所描述的有序组合，尽管其在第二步讨论中承认说明书提及某些组件的常规性和众所周知性。结合CAFC其他第101条判例，申请认为上诉法院在主题适格性框架适用上“自相矛盾”：与本案中单一调查满足Alice/Mayo两步测试不同，CAFC在2024年Contour IP Holding诉GoPro案中推翻了地区法院因过度概括权利要求而作出的无效判决；2026年6月Ollnova Technologies诉ecobee Technologies案中，CAFC因地区法院未充分解释抽象概念以允许事实认定者进行Alice/Mayo第二步判断而予以撤销。此外，本案判决的作者Moore首席法官曾在2020年American Axle & Manufacturing诉Neapco Holdings案的驳回重审异议中指出，CAFC已将第101条专利性调查转化为第112条下的充分公开调查。申请主张，依据第112条进行调查可解决CAFC指出的功能性权利要求问题，并遵循包括明确且有说服力的证据标准、权利要求解释以及本领域技术人员视角等多项保障措施。从第112条角度，专利在描述捕获、检索和回放逻辑、附图中的编程语言以及作为附录的源文件等方面已多次涉及专利性，申请称“如果源代码不能描述‘如何实现’，则没有什么可以”。申请认为，在程序中通过对专利权人不利的事实认定来驳回其权利要求，既违反CAFC先例，也违背《美国法典》第35编第282(a)条规定的专利有效性推定。尽管CAFC在2018年Berkheimer诉HP案中认定，在诉答阶段的专利性判断需进行事实认定，但本案中的认定并非基于适当的证据记录。地区法院还以专利自身提及常规性为由，拒绝专利权人修改起诉状的请求，剥夺了其获得与其他专利权人相同的证据标准和程序的机会。申请强调本案的重要性，指出下级法院的判决已在至少一项推翻维持专利适格性的陪审团裁决的 precedential 判决中被否定。尽管自Alice案以来最高法院已拒绝所有第101条上诉，但申请认为本案提出的问题仅限于专利性框架是否应分两步适用，范围小于其他申请。至少，申请主张最高法院应征求美国司法部部长的意见，后者此前曾建议最高法院受理第101条问题的调卷令申请。专利发明人Kohler向IPWatchdog表示，考虑到Moore法官本人已承认存在困惑，最高法院应受理此案：“在口头辩论中，CAFC首席法官表示她并不总是清楚Alice两步测试之间的界限，并请求提供说明第101条适格性概念如何结合的规则。她提出了正确的问题，我的申请恳请最高法院予以回答。”