CAFC对T-Mobile合同纠纷无管辖权，将上诉移送至第五巡回法院

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于周五发布了一项具有先例性的裁决，认定其对T-Mobile US, Inc.和T-Mobile USA, Inc.就与KAIFI LLC之间的专利和解协议纠纷提起的上诉缺乏管辖权，并将该案移送至美国第五巡回上诉法院。在T-Mobile US, Inc.诉KAIFI LLC一案中，巡回法官Chen撰写了合议庭意见（成员包括巡回法官Taranto和Schall），结论是和解合同条款的根本分歧不一定引发实质性的专利法问题。该纠纷源于2020年8月28日，KAIFI在德克萨斯州东区美国地方法院对T-Mobile提起专利侵权诉讼，指控其侵犯了美国第6,922,728号专利。T-Mobile随后请求对'728专利进行单方复审（EPR），美国专利商标局（USPTO）于2021年8月下令进行复审。双方在庭审前几天且在EPR结果未知的情况下达成和解。根据2022年1月签署的《和解与专利许可协议》，T-Mobile获得了'728专利的许可，并同意支付初始预付款以及称为“EPR付款”的额外或有付款，该款项“若任何主张的权利要求在EPR中存活”则需支付。协议将主张的权利要求定义为'728专利的权利要求1、2、3、5、7、10、11和20，即KAIFI在地方法院诉讼中指控T-Mobile侵权的相同权利要求。T-Mobile还同意不挑战被许可专利的有效性或可执行性，但协议明确其先前的EPR请求本身不违反该 covenant。和解完成后，USPTO完成了复审并发布证书，确认权利要求1、2、3、5、10、11和20的专利性（未修改），而权利要求7经修改后被确认。T-Mobile未支付EPR付款，而是依据 diversity jurisdiction 在地方法院寻求 declaratory judgment，主张没有任何被主张的权利要求在EPR中存活。T-Mobile提出了多种理论，包括KAIFI在USPTO前采取的权利要求解释立场与其在诉讼中的立场存在重大差异，从而不当改变了权利要求范围；以及KAIFI在EPR期间未向USPTO披露其先前的权利要求解释立场，构成不公平行为，导致权利要求不可执行。T-Mobile还主张合同目的受挫和缺乏合意。KAIFI反诉违约，要求支付EPR付款。由法官J. Rodney Gilstrap主持的地方法院作出了有利于KAIFI的简易判决，认为“《和解协议》明确且不含糊地规定，权利要求‘在EPR中存活’是指专利局的复审证书确认其具有专利性”。地方法院认定T-Mobile的不公平行为指控与权利要求是否在EPR中存活无关，并命令T-Mobile向KAIFI支付EPR付款。T-Mobile提出上诉。尽管T-Mobile和KAIFI均主张CAFC对该纠纷具有上诉管辖权，但联邦巡回法院不同意，指出无论当事人的立场如何，其必须独立确认自身管辖权。根据第1295(a)(1)条，联邦巡回法院的管辖权延伸至专利法创设诉因或救济权的行使必然取决于解决实质性专利法问题的案件。因此，法院适用了Gunn v. Minton案中的四要素测试，询问是否必然提出联邦问题、该问题是否存在争议、是否具有实质性以及是否能够在联邦法院解决而不破坏联邦-州平衡。CAFC认定，解决KAIFI的违约反诉不一定需要决定专利法问题。至少有一种救济理论，即比较被主张的权利要求与复审证书，并不依赖专利法。复审证书仅确认或撤销权利要求，“地方法院适用的对‘存活’的这种直接、通常理解并不涉及专利法问题”。T-Mobile的替代理论，包括权利要求范围改变和不公平行为，同样未确立必要的专利法问题，因为它们更多地起到抗辩作用，而非KAIFI主张的构成要素。正如CAFC所解释的，“我们不太清楚合同术语‘存活’是否需要这种深入的专利法调查”。T-Mobile的不公平行为理论似乎也与其自身不挑战专利可执行性的 covenant 相冲突。KAIFI关于“存活”具有特殊专利法含义的单独论点也未获支持，因为CAFC曾在普通意义上使用该术语，而非作为法律术语。CAFC还根据Gunn案第三要素认定联邦问题不具有实质性，适用了NeuroRepair, Inc. v. Nath Law Group案中的三项考虑因素。法院认为“没有纯粹的联邦法律问题具有决定性”，因为合同可以独立于专利法解决。法院还认为，该案的解决不会控制其他案件，将“存活”的解释描述为“事实驱动”和“情境特定”。CAFC还指出，'728专利已于2024年1月到期，这与Xitronix Corp. v. KLA-Tencor Corp.案不同，后者的专利仍然有效且可执行。法院认为政府对该私人合同纠纷没有直接利益。最终，CAFC将上诉移送至对德克萨斯州东区案件具有管辖权的第五巡回法院，并命令当事人各自承担费用。