CAFC维持因专利诉前调查不足作出的律师费裁决

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就Viavi Solutions Inc.诉Platinum Optics Technology Inc.（PTOT）一案作出裁决，维持加利福尼亚北区地方法院的判决，认定Viavi的专利侵权诉讼构成35 U.S.C. § 285下的“例外案件”，并支持向PTOT授予律师费。Viavi拥有四项涉及低角位移（LAS）光学滤波器的美国专利（专利号9,354,369、9,588,269、10,222,526和9,945,995），这些滤波器用于移动设备的三维传感应用。PTOT是一家台湾公司，生产使用氢化硅的竞争滤波器。双方此前曾在台湾和中国就LAS滤波器进行诉讼，并达成许可协议，PTOT对2020年5月1日之前的行为不承担侵权责任，但不包括之后的行为。2019年，Viavi开始为某主要制造商的新设备线供应LAS滤波器。在未获取任何含PTOT滤波器的设备的情况下，Viavi测试了其在早期亚洲诉讼中保留的三个PTOT滤波器，认为其中11246型号滤波器符合制造商规格。在就PTOT销售活动发出的函件未获回复后，Viavi于2020年8月提起诉讼，仅将该滤波器作为侵权比对对象。PTOT于次月提出简易判决动议，提交员工声明称其未为该制造商设备设计11246滤波器，且2020年5月后未销售该产品。Viavi未对该声明提出异议，但反对简易判决，主张其理论涵盖与11246滤波器实质相似的其他未明确型号滤波器。案件随后因PTOT的多方复审（IPR）申请未成功而中止。Viavi获取含另一未审查滤波器的设备后，请求修改主张以加入该新滤波器，同时保留对11246滤波器的指控，但地方法院 magistrate judge 驳回该动议。最终，Viavi于2023年5月自愿撤回诉讼。PTOT随后依据§ 285请求律师费，并依据28 U.S.C. § 1927及法院固有权力请求制裁。地方法院驳回制裁请求（未发现主观恶意），但裁定自2021年1月20日（PTOT提交声明之日）起的律师费应由Viavi承担。地方法院认为，Viavi诉前调查缺乏勤勉，既无证据表明11246滤波器或任何PTOT滤波器在美国销售，且在声明显示该滤波器因许可协议对2020年5月前行为免责后，仍继续依赖该滤波器属客观不合理。上诉中，Viavi主张地方法院适用了过高的调查标准，错误将其主张依据定性为“传闻”，并错误认定其指控了已获许可的滤波器，还认为法院滥用自由裁量权要求其在收到声明后放弃对11246滤波器的主张。CAFC依据Octane Fitness案确立的标准审查，即“例外案件”需在诉讼立场的实质强度或诉讼方式的合理性上“显著异于其他案件”。CAFC认为地方法院未适用过高标准，区分了Intamin案（涉及难以检查的产品），并援引Bayer案指出，Viavi后续购买设备发现其中滤波器非11246型号，表明更充分的调查本可避免提起诉讼。CAFC还指出，Viavi律师在两次听证中使用“传闻”描述其信息来源，故地方法院该定性无误；关于许可滤波器的认定，因起诉状附件的权利要求比对表针对的是2020年5月前获取的11246滤波器，地方法院驳回Viavi将指控限于5月后销售的主张合理。CAFC进一步认为，地方法院认定Viavi在指控站不住脚后应自愿撤回对11246滤波器的主张，并未滥用自由裁量权，强调“无权基于无依据的主张起诉以期望发现可能构成有效主张的材料”，且Viavi在修改动议被驳回后仍将该滤波器作为唯一明确指控对象，未放弃相关主张。最终，CAFC驳回Viavi全部上诉理由，维持地方法院依据§ 285作出的律师费裁决，并判PTOT获得诉讼费用。